Hợp đồng li-xăng là gì? Các lưu ý khi ký kết hợp đồng li-xăng?

Li-xăng vốn được phiên âm từ chữ tiếng Anh “License” nghĩa là giấy phép, là thuật ngữ hay được sử dụng trong thương mại để mô tả quan hệ hợp tác giữa một bên là chủ thương hiệu/nhãn hiệu và bên kia là bên nhận quyền sử dụng, khai thác thương hiệu đó trong thương mại thông qua một hợp đồng. Bài viết sau đây Luật Thiên Minh sẽ chia sẻ về Hợp đồng li-xăng là gì? Các lưu ý khi ký kết hợp đồng li-xăng? Mời quý khách hàng tham khảo.

Hợp đồng li-xăng là gì ? Các lưu ý khi ký kết hợp đồng li-xăng ?

Hợp đồng li-xăng là gì?

Hợp đồng li- xăng được hiểu là một văn bản thoả thuận về việc chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ (người cấp li-xăng) cho phép người khác (người nhận li-xăng) sử dụng các quyền sở hữu trí tuệ của mình, trong khi vẫn tiếp tục giữ quyền sở hữu các quyền đó. 

Các lưu ý khi ký kết hợp đồng li-xăng?

Hợp đồng li xăng cần đáp ứng đủ các điều kiện chung như sau:

– Chủ thể của hợp đồng li- xăng là tổ chức, cá nhân phải có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập. Đối với cá nhân phải từ mười tám tuổi trở lên, không nằm trong trường hợp mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc người dưới mười tám tuổi thì có thể nhờ đại diện theo pháp luật hoặc người giám hộ đứng tên trên hợp đồng. Đối với một tổ chức phải được thành lập, được cơ quan có thẩm quyền chứng nhân/xác nhận theo quy định pháp luật.

– Các bên tham gia vào giao dịch/Hợp đồng li- xăng phải hoàn toàn tự nguyện không lừa dối, cưỡng ép hoặc ép buộc khi  tham gia giao kết.;

– Mục đích và nội dung của Hợp đồng Li-Xăng không trái quy định pháp luật, tức là các điều khoản trong hợp đồng đều không được vi phạm điều cấm của luật hoặc trái đạo đức xã hội.

– Hình thức: Hợp đồng Li-Xăng bắt buộc phải được lập thành bằng văn bản. Hợp đồng không bắt buộc phải công chứng hoặc chứng thực, tức là việc công chứng hoặc chứng thực là do nhu cầu  của các bên.

Trong hợp đồng li-xăng, các bên soạn thảo hợp đồng cần đáp ứng nội dung chủ yếu sau: Khoản 1 Điều 141 Luật sở hữu trí tuệ:

+ Thể hiện đầy đủ về tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền

+ Các giấy tờ làm căn cứ chuyển giao quyền sử dụng tài sản;

+ Các dạng hợp đồng

+ Phạm vi chuyển giao quyền sử dụng tài sản bao gồm: giới hạn quyền sử dụng và giới hạn về lãnh thổ.

+ Thời hạn hợp đồng;

+ Phí chuyển giao quyền sử dụng tài sản

+ Quyền và nghĩa vụ của bên trong hợp đồng.

+ Thời gian thanh toán và phương thức thanh toán.

+ Giới hạn với người thứ ba

+ Giải quyết tranh chấp khi các bên vi phạm hợp đồng.

+ Chữ ký của người đại diện cho các bên

♦ Những điều lưu ý khi tiến hành soạn hợp đồng li xăng như sau:

– Về đối tượng của hợp đồng li-xăng phải đáp ứng điều kiện sau:

+ Đối tượng hợp đồng phải thuộc quyền sở hữu của bên giao hoặc bên giao được quyền chuyển giao. 

+ Đối tượng hợp đồng phải được cơ quan nhà nước tại Việt Nam thừa nhận theo quy định luật Việt nam và đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp văn bằng bảo hộ cho sản phẩm.

+ Đối tượng hợp động nay vẫn còn nằm trong thời hạn được bảo bộ, tức là còn hiệu lực bảo hộ.

+ Đối với đối tượng khi chuyển giao cần kèm theo bí quyết kỹ thuật thì bí quyết kỹ thuật cũng đều phải thuộc quyền sở hữu của bên giao và chỉ giao khi thực sự cần thiết cho việc thực hiện mục tiêu chuyển giao.

– Hình thức của hợp đồng Li – xăng: Hợp đồng chuyển quyền sử dụng phải thực hiện dưới hình thức bằng văn bản, mọi hình thức khác đều không có giá trị pháp lý. 

– Mức độ và phạm vi quyền được li- xăng: Hợp đồng li-xăng có thể là độc quyền, duy nhất hoặc không độc quyền.

– Lĩnh vực sử dụng: Người nhận li-xăng có thể bị giới hạn việc phân phối và bán công nghệ cho một nhóm khách hàng cụ thể hay thương mại hóa công nghệ trong phạm vi một ngành hoặc phân đoạn ngành công nghệ cụ thể.

– Hỗ trợ kỹ thuật: Tùy thuộc vào từng loại công nghệ chuyển giao mà thường có thỏa thuận về hỗ trợ kỹ thuật dưới hình thức cung cấp tài liệu, dữ liệu, kiến thức chuyên môn cho người nhận li-xăng.

– Li- xăng thứ cấp: Người nhận li-xăng, đặc biệt là li- xăng độc quyền có thể đề nghị được cấp li- xăng thứ cấp trong phạm vi lãnh thổ của mình.

– Cải tiến li- xăng: Là những phiên bản, bản nâng cấp và những công nghệ mới cần được xác định trong hợp đồng. Các bên cần phải làm rõ “những ưu đãi hơn” là gì.

– Người nhận li- xăng được đối xử bình đẳng: Hợp đồng cần có điều khoản này trong trường hợp hợp đồng li- xăng không độc quyền. Điều khoản nhằm mục đích đảm bảo sự công bằng cho người nhận li-xăng khi người cấp li-xăng cấp li-xăng cho người khác với những ưu đãi hơn.

– Khả năng chuyển giao: Việc các bên thỏa thuận điều khoản này đảm bảo quyền lợi và tính giàng buộc của người thừa kế, người được chuyển nhượng hay người được đại diện hợp pháp khác của các bên.

– Điều kiện sửa đổi, đình chỉ, vô hiệu hợp đồng: Thỏa thuận các điều kiện theo đó có thể sửa đổi, đình chỉ, vô hiệu hợp đồng phù hợp với các quy định của pháp luật.

– Cách thức giải quyết tranh chấp: Lựa chọn trong số các cách sau để giải quyết tranh chấp giữa các bên: Thương lượng; Trọng tài; Tòa án; hoặc kết hợp các phương thức trên.

Về dạng Hợp đồng: phải ghi rõ Hợp đồng độc quyền hoặc không độc quyền. Hơp đồng độc quyền là dạng giao dịch chỉ một mình bên hợp đồng được quyền sử dụng nhãn hiệu. Hợp đồng không độc quyền là dạng giao dịch ngoài bên nhận li-xăng ra còn có các đối tác khác được phép sử dụng. 

♦ Nội dung chính của Hợp đồng Li-xăng và các điều khoản bị cấm đưa vào

Các điều khoản chủ yếu của Hợp đồng li-xăng phải bao gồm hoặc đề cập đến các nội dung sau:

a) Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền;

b) Căn cứ chuyển giao quyền sử dụng (nhãn hiệu được bảo hộ là đối tượng của hợp đồng li-xăng)

c) Dạng hợp đồng: li-xăng độc quyền, không độc quyền hay thứ cấp

d) Phạm vi chuyển giao, gồm giới hạn quyền sử dụng, giới hạn lãnh thổ;

đ) Thời hạn hợp đồng;

e) Giá chuyển giao quyền sử dụng;

g) Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền.

Các bên cần đặc biệt lưu ý pháp luật nhìn chung cấm các bên, đặc biệt là bên giao li-xăng đưa vào hợp đồng các điều khoản hạn chế bất hợp lý quyền của bên được chuyển quyền, đặc biệt là các điều khoản không xuất phát từ quyền của bên chuyển quyền, chẳng hạn như:

a) Cấm bên được chuyển quyền cải tiến đối tượng sở hữu công nghiệp, trừ nhãn hiệu; buộc bên được chuyển quyền phải chuyển giao miễn phí cho bên chuyển quyền các cải tiến đối tượng sở hữu công nghiệp do bên được chuyển quyền tạo ra hoặc quyền đăng ký sở hữu công nghiệp, quyền sở hữu công nghiệp đối với các cải tiến đó;

b) Trực tiếp hoặc gián tiếp hạn chế bên được chuyển quyền xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ được sản xuất hoặc cung cấp theo hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp sang các vùng lãnh thổ không phải là nơi mà bên chuyển quyền nắm giữ quyền sở hữu công nghiệp tương ứng hoặc có độc quyền nhập khẩu hàng hóa đó;

c) Buộc bên được chuyển quyền phải mua toàn bộ hoặc một tỷ lệ nhất định các nguyên liệu, linh kiện hoặc thiết bị của bên chuyển quyền hoặc của bên thứ ba do bên chuyển quyền chỉ định mà không nhằm mục đích bảo đảm chất lượng hàng hóa, dịch vụ do bên được chuyển quyền sản xuất hoặc cung cấp;

d) Cấm bên được chuyển quyền khiếu kiện về hiệu lực của quyền sở hữu công nghiệp hoặc quyền chuyển giao của bên chuyển quyền

♦ Hợp đồng li-xăng phải được đăng ký với cơ quan có thẩm quyền mới có hiệu lực?

Theo khoản 2 điều 148 Luật Sở hữu trí tuệ, Hợp đồng li-xăng có hiệu lực theo thỏa thuận giữa các bên, nhưng chỉ có giá trị pháp lý đối với bên thứ ba khi đã được đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp. Điều này có nghĩa Hợp đồng li-xăng, tương tự như các hợp đồng dân sự/thương mại khác, phát sinh hiệu lực ngay sau khi các bên ký kết bất kể bạn có đăng ký hay không đăng ký với Cục SHTT

Tuy nhiên, nhìn chung các bên đều được khuyến nghị nên đăng ký hợp đồng li-xăng với Cục SHTT vì một số lý do sau:

(a) để đảm bảo hợp đồng này có hiệu lực đối với cả bên thứ 3 (ví dụ cơ quan nhà nước, ngân hàng, tổ chức khác,…cũng hay giải thích mình là bên thứ 3 để từ chối chứng cứ hợp đồng li-xăng hoặc từ chối bên giao li-xăng chuyển tiền cho bên nhận li-xăng)

(b) việc sử dụng nhãn hiệu là đối tượng của hợp đồng li-xăng bởi bên nhận li-xăng cũng được xem như thể là việc sử dụng nhãn hiệu bởi chính bên giao li-xăng (quy định này rất quan trọng nhằm giúp bên giao li-xăng – chủ thương hiệu – có thể bác bỏ thành công yêu cầu chấm dứt hiệu lực do 5 năm liên tục không sử dụng nhãn hiệu li-xăng.

Xem thêm:

>>> Mức xử phạt đối với hành vi xâm phạm bản quyền tác giả

>>> Phạm vi và thời hạn bảo hộ của nhãn hiệu nổi tiếng


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁP LUẬT THIÊN MINH

Add: Tòa AQUA 1 109OT12B Vinhomes Golden River, số 2 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1

Tel: 0839 400 004 – 0836 400 004

www.luatthienminh.vn

Trân trọng !